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[컬럼] 특허발명에 대한 로열티 지급 중단 무효심판 청구사례 작성일 19-08-09 13:20

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[컬럼] 특허권의 실시권자가 표준특허로 등재되었던 

특허발명에 대한 로열티 지급 중단을 위해 무효심판을 청구한 사례



안녕하세요. 

특허법인 테헤란 입니다. 


이번 컬럼의 주제는

'특허권의 실시권자가 표준특허로 등재되었던 

특허발명에 대한 로열티 지급 중단을 위해 

무효심판을 청구한 사례니다. 


최근 대법원은 전원합의체 판결을 통해 

특별한 사정이 없는 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 

권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 

무효심판을 청구할 있는 이해관계가 소멸되었다고 없다.” 판단함으로써

종래 상반된 취지의 대법원 판결들을 변경하였습니다

(대법원 2019. 2. 21. 선고 20172819 전원합의체 판결).

판례의 사실관계를 간략히 살펴보면 다음과 같습니다.

 

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원고는 사건 특허발명의 특허권자로서

동영상 관련 표준특허풀인 MPEG-LA(www.mpegla.com) 

'HEVC Patent Portfolio License' 프로그램(이하 'HEVC 라이선스 프로그램'이라 한다) 

사건 특허권을 등재하여 라이선서(Licensor) 등록되어 있는 자이고

피고는 HEVC 라이선스 프로그램에 자신의 특허권을 등재한 라이선서(Licensor)임과 

동시에 특허풀 목록에 있는 특허발명을 실시할 권리를 가진 라이선시(Licensee) 등록된 자로서

사건 특허발명과 같은 종류의 동영상 압축기술을 

사용한 영상 관련 물품을 제조ㆍ판매하는 자입니다.

 

사건 특허발명에 대한 무효심결이 확정되는 경우에는 

HEVC 라이선스(license) 계약 6.1조에 따라 원고와 MPEG-LA 사이의 계약은 실효되고

사건 특허발명은 HEVC 라이선스 프로그램에서 제외되므로

피고로서는 아무런 제약 없이 사건 특허발명을 실시할 있게 됩니다.


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대법원은 사건 특허발명의 실시권자인 피고가 

사건 특허발명에 대한 무효심판을 청구할 있는 이해관계인에 해당하는지 여부 관하여

이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 

법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 소멸에 관하여 

직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고

이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 

제조ㆍ판매하거나 제조ㆍ판매할 사람도 포함된다


이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 특허권의 실시권자가 

특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 

무효심판을 청구할 있는 이해관계가 소멸되었다고 없다.”라고 판시함으로써

피고가 사건 특허발명에 대한 무효심판을 

청구할 있는 이해관계인에 해당한다 보았습니다. 


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위와 같이 특허권의 실시권자에게 해당 특허에 대한 

무효심판을 청구할 있는 지위가 있음이 명확해짐에 따라

특허권의 실시권자가 로열티 지급 중단을 위해 

해당 특허에 대한 무효심판을 청구하는 사례가 증가할 것으로 예상됩니다.


따라서 로열티를 지급하고 있는 특허권의 실시권자로서는 

해당 특허의 가치 등을 분석하여 무효심판을 청구 가능성을 검토할 실익이 상당하며

특허권자로서도 해당 특허에 대한 무효심판 청구에 대응할 필요성이 매우 커졌습니다


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그러므로 특허권자나 실시권자 모두 전문가를 통해 

미리 해당 특허에 대한 무효 여부를 검토함으로써 

향후 발생할 법적 분쟁에 대한 적절한 대응전략을 구상하는 것이 필요합니다.




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